Définition de : Procédure en nullité de marque

Sommaire

La procédure en nullité de marque est une démarche. Elle sert à effacer une marque du registre des marques, de manière rétroactive. Une telle demande est possible si la marque ne respecte pas les critères de validité d’une marque, ou si elle porte préjudice à un élément qui bénéfice déjà d’une protection relevant de la propriété industrielle. Pour demander l’ouverture d’une procédure en nullité de marque, il faut s’adresser à l’INPI.

Qu’est-ce qu’une procédure en nullité de marque ?

La procédure en nullité de marque désigne le processus qui permet de demander à ce qu’une marque disparaisse. En d’autres termes, il s’agit de la radier du registre des marques.

La particularité cette procédure est qu’elle est rétroactive. Une marque dont la procédure en nullité a abouti sera par conséquent considérée comme une marque n’ayant jamais existé.

Quels sont les motifs de demande en nullité de marque ?

On peut demander la nullité d’une marque pour deux grandes raisons. D’un côté, parce qu’elle ne respecte pas les critères de validité d’une marque. De l’autre, parce qu’elle porte atteinte à un élément dont le nom ou le motif est protégé ou reconnu, en France.

Critères de validité d’une marque

On peut notamment demander une procédure en nullité si une marque :

  • Se constitue exclusivement d’un signe qui décrit ou désigne le produit ou le service (par exemple, « cactus » pour vendre des cactus, ou « bois » pour vendre des jouets en bois) ;
  • Se constitue exclusivement d’une forme qui décrit ou désigne le produit ou le service (par exemple, un motif de cactus pour vendre des cactus, ou un motif de chaise pour vendre des chaises) ;
  • N’a pas de caractère distinctif ;
  • Se constitue de la dénomination d’une variété végétale ;
  • Est susceptible d’induire le consommateur en erreur (par exemple, un produit portant la mention « sain », alors qu’il est mauvais pour la santé) ;
  • Comporte des éléments qui porte atteinte à la dignité des personnes ;
  • Est une marque de garantie ou une marque collective et qu’elle ne remplit pas certaines des conditions spécifiques à ce type de marque ;
  • Va à l’encontre du droit ou des bonnes mœurs ;
  • Ne respecte pas certaines législations relatives au droit des marques français, européen ou international.

Atteinte à un élément reconnu ou protégé

Il est également légitime d’entamer une procédure en nullité de marque pour une marque qui porterait atteinte :

  • À une marque protégée en France ;
  • À une marque notoire ;
  • Au consommateur, si la marque l’induit en erreur, c’est-à-dire, si la marque utilise un élément trop semblable à une dénomination sociale, à une raison sociale, à un nom commercial, à une enseigne, à un nom de domaine ou à une entité publique qui existe déjà ;
  • À une appellation d’origine ou à une indication géographique ;
  • Au nom d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.

Comment faire une demande en nullité de marque ?

Qui peut faire cette demande ?

N’importe quelle personne physique ou morale peut demander à ce que soit entamée une procédure en nullité de marque. Le recours à un mandataire est possible.

Cependant, il est obligatoire de faire appel à un mandataire quand :

  • Plusieurs personnes demandent une nullité de marque
  • La personne qui demande la nullité de marque n’a ni son siège, ni son logement dans un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen

Toutefois, si la demande ne se base pas sur les critères de validité de la marque, et se base donc sur une atteinte à un élément qui bénéficie déjà d’une protection, c’est la personne qui jouit des droits de propriété intellectuelle sur cet élément qui devra faire la demande en nullité.

À qui faire cette demande ?

La demande de procédure en nullité de marque se fait auprès de l’INPI, l’Institut national de la propriété industrielle. Elle se réalise exclusivement en ligne.

Il faudra fournir plusieurs informations. L’INPI examinera alors le dossier.

Attention, car il faut savoir qu’il n’est pas possible de demander une procédure en nullité si ces conditions sont réunies :

  • La personne qui demande la procédure était au courant que la marque contre qui elle veut mettre en place la procédure existait ;
  • La personne qui demande la procédure a toléré l’usage de cette marque pendant au moins cinq ans ;
  • La marque avait été déposée ou utilisée de bonne foi, c’est-à-dire que la personne contre qui on veut mettre en place la procédure n’était pas au courant qu’il existait déjà un élément similaire.

Comment l’INPI instruit une procédure en nullité de marque ?

Une fois en possession du dossier de procédure en nullité de marque, l’INPI l’étudie. On qualifie cette phase de « contradictoire », car les deux parties échangent leurs arguments. Elle se déroule à l’écrit mais parfois, les participants peuvent être invités à s’exprimer oralement. Cette étape prend fin lorsque l’une des deux parties cesse de répondre.

En pratique, cet échange dure six à douze mois. Cependant, il arrive que la procédure se prolonge, sous certaines conditions.

Trois mois après la fin de l’échange, l’INPI rend sa décision. Il la publie au BOPI. Si l’INPI a donné gain de cause au demandeur, la marque est éliminée. Si l’une des deux parties n’est pas d’accord avec la décision de l’INPI, elle a la possibilité de mener un recours devant une cour d’appel.

Combien coûte une procédure en nullité de marque ?

Demander une procédure en nullité de marque à un coût. En 2020, il s’élève à 600 euros minimum.

Le paiement se réalise par carte bancaire, au moment du dépôt de dossier. Il est également possible de payer par l’intermédiaire d’un compte ouvert auprès de l’Agent comptable de l’INPI.

Dernière mise à jour le 08/02/2021

Julien Dupé, CEO et Fondateur de Infonet

La synthèse de Julien Dupé (CEO et Fondateur de Infonet.fr)

La procédure en nullité de marque est une démarche qui permet de faire disparaître une marque. Elle est rétroactive et s’effectue à l’INPI.

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